IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. ssa Claudia Pedrelli  -Presidente-

dott. Fausto Basile                               -Giudice- dott.ssa Maria Pia De Lorenzo            -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42815 del RGAC dell’anno 2015, avente ad oggetto “marchio”, decisa ai sensi degli art. 189 e 281 quinquies, primo comma, c.p.c. sulle conclusioni assunte delle parti all’udienza di precisazione e successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

TRA

- OMISSIS - rappresentato e difeso dagli Avv.ti, Nicola Alberti, Francesco Fontana, Vittorio Rigo e Raffaella Arista, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo  studio  dell’avv. Arista sito in Roma, via Barberini n. 67;

-Attore-

E

- OMISSIS - persona del legale rapp.te p.t. Nunzio Iannuzzi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Maori, Delfo Berretti e Emanuele Montelione, giusta procura alle liti rilasciata su separato att o, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maori sito in Roma a p.zza del Parlamento n. 3;

-Convenuta-

NONCHÉ

- OMISSIS - rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Luca Maori, Delfo Berretti e Emanuele Montelione, giusta procura alle liti rilasciata su separato atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maori sito in Roma a p.zza del Parlamento n. 3;

-Convenuto-

CONCLUSIONI: come da atti.

FATTO e DIRITTO

1.1   Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/19.06.2015, - OMISSIS -citava avanti al Tribunale Civile di Roma la - OMISSIS -(in seguito “- OMISSIS -”) e - OMISSIS -. Nello specifico, allegava: di essere un noto calciatore e di aver scelto come maglia la numero “45” fin dagli esordi; di essere conosciuto dal pubblico anche per mezzo dello pseudonimo “MB45” ottenuto accostando il numero di maglia alle iniziali del proprio nome; di aver ceduto, nel dicembre 2013, i diritti di sfruttamento economico connessi alla sua persona alla società tedesca - OMISSIS - SE - titolare del marchio “- OMISSIS -” - la quale, nel 2013 e 2014, aveva creato per l’attore un modello di scarpa personalizzato; di aver depositato presso la Camera di Commercio Industria, artigianato e Agricoltura di Vicenza (in seguito CCIAA Vicenza) la domanda n. VI2015C000026 per la registrazione del marchio d’impresa “MB45”, posta comunque la rivendicazione del preuso dall’aprile 2018 (vd. doc. 8 fascicolo attore); di aver depositato, altresì, presso l’Ufficio per l’Armonizzazione Nel Mercato Interno (nel prosieguo “UAMI”) la domanda n. 013667928 per la registrazione del marchio comunitario (vd. doc. 9 fascicolo attore); di aver appreso, nel gennaio 2015, dalla società - OMISSIS - che contro la stessa era stato depositato da parte del - OMISSIS -un ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Roma R.G. 71489/2014 per mezzo del quale l’odierno convenuto chiedeva, tra l’altro, l’inibitoria dell’uso del marchio “MB45” sulla linea di scarpe che la società aveva ideato per il calciatore e che stava per immettere sul mercato: in particolare, il - OMISSIS -prospettava di essere il titolare del marchio; di essere intervenuto ad adiuvandum della posizione di - OMISSIS - nel procedimento suddetto ex art. 105 c.p.c.; che detto procedimento si era concluso col rigetto delle domande del ricorrente (vd. ordinanza del 13.03.2015 di cui al doc. 10); di essere venuto a conoscenza che il - OMISSIS -aveva provveduto a depositare la domanda per la registrazione del marchio di impresa con oggetto il segno “MB45” il 27.08.2013 per la classe 25 (abbigliamento, scarpe, cappelleria), ottenendo la registrazione il 03.04.2014 col numero 0001589081 (nel prosieguo “IT081”) (vd. doc. 11) e la domanda per la registrazione del marchio comunitario il 29.11.2013 anche per le classi 03 (profumeria) e 09 (apparecchi ottici e sonori), ottenendo la registrazione col numero 012356382 (nel prosieguo “CTM382”) (vd. doc. 12); di essersi opposto al marchio nazionale e comunitario; di essere venuto a conoscenza che il convenuto, successivamente al procedimento cautelare, aveva ceduto i marchi suindicati alla convenuta società lituana - OMISSIS -(in seguito “- OMISSIS -”). Rappresentava, quindi, che i marchi descritti coinciderebbero con lo pseudonimo dallo stesso usato come marchio di fatto dall’aprile 2008 e chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del marchio IT081 ex art. 25 c.p.i per contrasto con l’altrui precedente segno notorio nonché ex art. 19 co. 2 c.p.i. per avere il convenuto proceduto alla registrazione del marchio in malafede; sottolineava pure come il marchio depositato dal convenuto fosse carente del requisito della novità richiesto ex lege. Domandava, inoltre, dichiararsi l’illegittimità del nome a dominio “www.mb45.it” registrato - asseritamente in mala fede - dal convenuto - OMISSIS -e chiedeva la revoca e il ritrasferimento ex artt. 118 co. 6 e 22 c.p.i.. Chiedeva, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c..

1.2  Si costituivano congiuntamente la - OMISSIS - e il - OMISSIS -sottolineando come il marchio contestato era già stato utilizzato per contraddistinguere un rimorchiatore della marina militare russa e facendo rilevare che il - OMISSIS -aveva già utilizzato il marchio prima di trasferirlo alla società - OMISSIS - per contraddistinguere degli occhiali. Eccepivano, inoltre, l’incompetenza territoriale del tribunale di Roma in favore del tribunale di Perugia ex art. 120 c.p.i. quale luogo dove è stata depositata la domanda di registrazione del marchio nonché dove la convenuta - OMISSIS - ha trasferito la propria sede fiscale. Evidenziavano poi come i criteri interpretativi da utilizzare nel caso di specie fossero quelli enunciati dalla Corte di Giustizia Ue (C-529/07) in ordine alla valutazione della mala fede. Contestavano, quindi, il preuso del marchio rivendicato dall’attore. Chiedevano, infine, dichiararsi la validità del marchio IT081 nonché la validità del dominio “www- mb45.it”.

1.3 Il giudice designato, all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti, rinviava l’udienza al fine di consentire al convenuto la verifica del rilascio della procura da parte del - OMISSIS -; alla successiva udienza il giudice concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c.; all’udienza del 26.01.2017 il difensore dei convenuti esibiva la decisione della EUIPO di rigetto della nullità del marchio comunitario e il giudice autorizzava il deposito; seguiva l’ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori richiesti con rinvio per la precisazione delle conclusioni. In seguito, la causa veniva rinviata ripetutamente rilevata l’incompetenza funzionale dei GOT di volta in volta designati in sostituzione del titolare del ruolo. All’udienza del 25.11.2020 il giudice titolare del ruolo nel frattempo rientrato in servizio tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

2.1   La domanda dell’attore è fondata e va accolta per le seguenti ragioni. 

2.2    Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione reiterata dall’attrice relativamente al preteso difetto di rappresentanza del - OMISSIS -anche successivamente all’integrazione autorizzata dal giudice e il deposito da parte del convenuto dell’atto ricognitivo in data 11.07.2016. Nella specie occorre evidenziare che la procura allegata agli atti (vd. fascicolo convenuti) si mostra chiaramente rilasciata dalla società - OMISSIS - in persona dei propri rappresentanti legali, tra cui il - OMISSIS -il quale appone la propria sottoscrizione; tuttavia, non altrettanto chiaramente emerge il conferimento dello ius postulandi da parte dello stesso - OMISSIS -in qualità di persona fisica co-convenuta nel presente procedimento. Nondimeno, l’atto ricognitivo postumo (vd. deposito del 11.07.2016) deve ritenersi sufficiente ai fini della sanatoria poiché lo stesso vale a chiarire la volontà del - OMISSIS -di conferire mandato ab origine. Tale lettura appare in linea con la ratio dell’art. 182 co. 2 c.p.c. il quale impone al giudice che rilevi un difetto di rappresentanza ovvero di un vizio della procura di assegnare un termine ai fini del rilascio della procura alle liti o “per la rinnovazione della stessa”; tale norma ruota attorno all’esigenza di garantire l’economia processuale ed evitare una proliferazione di giudizi quando comunque risulti chiara la volontà della parte di conferire poteri al proprio difensore. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “dall'interpretazione letterale della norma si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l'assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante, consentendosene il suo successivo conferimento. In caso contrario non avrebbe una logica spiegazione il richiamo testuale riferito all'assegnazione del termine per il "rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa" (rimanendo, quindi, indistinta la causa legittimatrice del potere giudiziale di regolarizzazione, rivolgendosi essa sia propriamente  al difetto di procura che a quello della sua invalidità). Il legislatore ha, perciò, investito il giudice del potere officioso di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, dovendo rilevare, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi, permettendo alla parte di poterli emendare senza la necessità di dover instaurare un nuovo giudizio” (Cass. 23958/2020 conforme a Cass. 11359/2014, Cass. 19169/2014, Cass. 3181/2016 nonché a Cass. S.U. 9217/10 e Cass. S.U. 28337/2011); la stessa pronuncia sottolinea, infatti, come la riforma di cui alla legge 69/2009 abbia aderito ad una visione meno formalistica del processo sicché deve ritenersi che - anche attraverso il rilievo officioso - la parte possa sanare qualunque vizio della procura. Pertanto, l’eccezione attorea deve essere respinta.

2.3   Ancora in via preliminare, va vagliata l’eccezione sollevata dai convenuti in ordine all’asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Perugia. Nella specie, l’attore ha individuato la competenza del presente Tribunale in forza di quanto statuito dagli artt. 120 co. 3 e 4 c.p.i. e 4 co. 1 bis n. 7 d.lgs. 168/2003 per cui, in punto di determinazione della competenza in materia di diritti di proprietà industriale, occorre guardare al luogo dove è stata registrata la domanda di marchio; in questa ipotesi, anche quando vi siano più convenuti, se nella controversia è parte una società avente sede all’estero, oltre ad una eventuale sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, è inderogabilmente competente la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma. Ciò posto, preme fare due precisazioni: la prima attiene alla portata delle statuizioni per cui è possibile distinguere un piano generale - di individuazione della competenza guardando al luogo di deposito della domanda di registrazione del marchio - e un piano speciale - di individuazione della competenza guardando al connotato soggettivo della controversia; la seconda attiene alla nozione di “sede” alla quale fa riferimento il citato art. 4 co. 1 bis da intendersi quale sede “sociale” ovvero “legale” o, in altri termini, “principale”. Nel caso di specie, sul piano generale, la domanda è stata depositata a Perugia e deve, pertanto, essere preso come riferimento tale ufficio giudiziario; sul piano speciale, la stessa fattispecie è connotata dall’elemento particolare dovuto alla presenza della società estera per la quale si impone che la competenza - già individuata nell’ufficio giudiziario di Perugia - venga attribuita alla sezione imprese del Tribunale di Roma. La circostanza rappresentata dai convenuti per cui il trasferimento della propria sede fiscale a Perugia dovrebbe rendere inapplicabile l’art. 4 co. 1 bis appare non puntuale: l’attribuzione alla società estera di un domicilio nel territorio dello Stato ai meri fini fiscali non comporta il mutamento della sede legale quale luogo in cui il soggetto ha stabilito il centro amministrativo dei propri affari. Dalla documentazione allegata agli atti (vd. doc. 2 fascicolo attore) è possibile riscontrare che la - OMISSIS - ha sede legale in Lituania (nella specie in Vilnius alla via Vilniaus m. sav. Vilniaus, m. J. Savickio g. 4). Pertanto, l’eccezione sollevata dai convenuti deve ritenersi infondata e va rigettata.

2.4     Preme, a questo punto, esaminare il merito della domanda di nullità avanzata dall’attore riassumendo  concisamente  le  rispettive  pretese.  L’attore  chiede  che  venga  dichiarato  nullo  il marchio  nazionale  “IT081”  avente  ad  oggetto  il  segno  “MB45”  registrato  dal  convenuto - OMISSIS -e ceduto alla società - OMISSIS -; in particolare, la domanda attorea si fonda sulla pretesa notorietà del segno con riferimento alla persona del - OMISSIS - ancor prima della registrazione da parte del convenuto sicché ciò sarebbe ostacolo alla stessa registrazione e renderebbe nullo il marchio “IT081” ex artt. 8 co. 3 e 25 co. 1 lett. c) c.p.i.; in ogni caso, a detta dell’attore, tale marchio sarebbe nullo poiché non può costituire oggetto di registrazione un diritto di esclusiva titolarità di terzi ex artt. 7 e 9 c.c. e 14 co. 1 lett. c) c.p.i.; infine, allo stesso risultato si giungerebbe anche considerando la mala fede del - OMISSIS -che, i sensi dell’art. 19 co. 2 c.p.i., non avrebbe potuto ottenere la registrazione. I convenuti, invece, contestano i suesposti diritti vantati dall’attore ed in particolare la notorietà del segno ed evidenziano come il - OMISSIS -non avrebbe agito al solo scopo di appropriarsi di un segno riferito ad altri ma, al contrario, avrebbe avuto l’intenzione ab initio di usare il marchio per una linea di abbigliamento ed avrebbe elaborato, a suo dire, del tutto casualmente il marchio contestato coincidente, a sua insaputa, col segno usato dall’attore.

2.5   Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea occorre, anzitutto, partire dall’esame dei requisiti necessari per ottenere la registrazione - in positivo e in negativo - chiarendo altresì la funzione della tutela appresta dalla legge.

2.6   In relazione ai requisiti in positivo, l’art. 7 c.p.i. dispone che sono idonei a costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni (parole, disegni, lettere, cifre, suoni od ancora combinazioni di questi) a condizione che siano finalizzati a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa; è evidente, quindi, che la funzione distintiva si eleva a perno attorno al quale ruota l’intera disciplina.

2.7   In relazione ai requisiti in negativo, l’art. 8 c.p.i. specifica che non possono costituire oggetto di un marchio i ritratti di persona, i nomi di persona diversi dal richiedente qualora ne venga lesa la fama o il decoro nonché “i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici” quando siano notori; in quest’ultimo caso, la registrazione può avvenire solo su istanza dell’avente diritto ovvero col consenso di questi. Inoltre, l’art. 12 c.p.i. impone il requisito della novità negando la possibilità di registrare, tra l’altro, segni identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo oppure come ditta od ancora come nome a dominio quando da ciò derivi un rischio di confusione per il pubblico. Infine, altro requisito in negativo è imposto dall’art. 19 c.p.i. per cui non è possibile ottenere la registrazione se l’istante versa in mala fede.

2.8   Chiariti i presupposti per la registrazione del marchio, giova sottolineare che nel caso in cui le prescrizioni richiamate non vengano rispettate la stessa disciplina a tutela della proprietà industriale prevede come rimedio la nullità del marchio ex art. 25 c.p.i..

2.9   Preme, altresì, rammentare che al marchio non registrato - quale situazione vantata dall’attore - deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale; ciò appare in linea con la stessa evoluzione normativa in materia: lo stesso codice della proprietà industriale all’art. 1 c.p.i. riduce nell’alveo della “proprietà industriale” non solo i marchi ma anche gli altri segni distintivi distinguendoli, all’art. 2, tra diritti titolati, quali derivanti dalla registrazione, e diritti non titolati che si acquistano nei diversi modi descritti dal c.p.i.; tra questi ultimi rientrano i segni distintivi diversi dal marchio registrato (co. 4) i quali attribuiscono in ogni caso al proprio titolare il diritto esclusivo di utilizzazione e, a date condizioni, di invalidare il marchio registrato successivamente da altri che sia uguale o simile a seconda del grado di notorietà. In altri termini, il preuso di un segno distintivo - marchio di fatto - non attribuisce di per sé il diritto di privativa ma occorre la sussistenza del connotato della notorietà.

3.1    A tale fine, come sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, occorre distinguere la notorietà dal mero uso. Nell’ipotesi in cui il marchio non registrato sia stato usato, ma senza conseguire alcuna notorietà, lo stesso non potrà privare di novità il marchio identico o simile che venga successivamente registrato per prodotti o servizi identici o affini. Se, invece, il marchio non registrato, oltre ad essere pre usato, abbia anche acquisito il carattere della notorietà, sarà necessario distinguere una notorietà meramente “locale” e una “diffusa”: nel primo caso, dal preuso notorio geograficamente limitato non deriverà alcun rimedio di validità in relazione al segno, identico o simile, registrato successivamente ma sarà soltanto consentita la continuazione dell’uso del marchio di fatto; nel secondo caso, invece, la notorietà accompagnata dal preuso permetterà di invalidare il marchio confondibile che il terzo abbia successivamente registrato. In questa prospettiva, l’orientamento prevalente in giurisprudenza osserva che “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del r.d. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (Cass. 22350/2015).

3.2     Quanto, infine, ai criteri di valutazione della notorietà, occorre muovere l’analisi da due elementi: il primo riguarda la diffusione geografica già citata; il secondo concerne il parametro di riferimento che va individuato nel pubblico a cui il segno si indirizza.

3.3   Nel caso di specie, dal quadro fattuale risultante dalle circostanze rappresentate e dalle prodotte documentazioni emerge che la registrazione del segno sia avvenuta in violazione delle prescrizioni disposte dagli art. 8, 12 e 25 c.p.i. in quanto è riscontrabile il preuso del segno controverso il quale è connotato, altresì, dal carattere della notorietà da intendersi più propriamente quale “diffuso radicamento della forza distintiva del segno, da valutarsi anche in relazione al pubblico di riferimento” (Tribunale Bari 14/05/2009).

3.1   Invero, dalla documentazione prodotta emerge che: l’attore è un personaggio che svolge la sua attività in campo sportivo specificamente calcistico; il segno “MB45” ottenuto dalle iniziali del suo nome e cognome e dal suo numero di maglia è evidentemente riconoscibile dal pubblico calcistico di riferimento; già nell’anno 2013 l’attore utilizzava il segno con riferimento a svariate attività, sia nell’ambito dei social media sia nell’ambito imprenditoriale; tale segno era già diffuso a livello nazionale.

3.2   È documentata, in particolare, la diffusione del segno sui canali social (doc. 14 fascicolo attore) nonché sui giornali locali e nazionali con riferimento alla contestata fontana realizzata per il compleanno dell’attore (doc. 15 fascicolo attore; docc. 28-36), a conferma dell’eco nazionale della notizia. Di particolare rilevanza deve ritenersi anche il dato fattuale documentato relativo alla pubblicazione di una canzone recante il segno in parola, scritta e diffusa da un cantante noto a livello nazionale (doc. 16 fascicolo attore). Del pari rilevante è la notizia del tatuaggio dell’allora compagna non tanto guardando al soggetto della notizia (legato sentimentalmente all’attore) quanto, ancora, alla divulgazione sul web della notizia recante il segno “MB45” associato al nome del - OMISSIS - (doc. 17 fascicolo attore). Sono, altresì, rilevanti i doc. 24-26 dai quali risulta integrata la prova della diffusione del marchio nell’ambito dei social media.

3.3     Ciò considerato, tendendo presenti i criteri di valutazione della notorietà su richiamati, è possibile ritenere integrato tanto il requisito della diffusione non locale quanto, soprattutto, la diffusione nell’ambito del pubblico qualificato. Tale aspetto, nonostante non richiamato dalle parti, appare  essere  dirimente:  la  difesa  dei  convenuti  si  sforza  di  contestare  la  notorietà  generale dell’attore ma non tiene presente che tale dato va relazionato al pubblico calcistico di riferimento; tale pubblico è presumibilmente composto di una platea di utenti finali che seguono i canali social dell’attore e sono interessati dalle notizie a questi riferite. È evidente, quindi, che in relazione a tali utenti è facilmente ingenerabile il rischio di confusione col marchio registrato dal - OMISSIS -.

3.4    Pertanto, devono ritenersi violate le prescrizioni di cui agli artt. 8 e 12 c.p.i. che, ai sensi dell’art. 25 c.p.i., rendono il marchio “IT081” nullo.

3.5   A conferma dell’invalidità del marchio deve, altresì, ritenersi integrata la mala fede dell’istante al momento della richiesta di registrazione del marchio (in data 27.08.2013),  avvenuta segnatamente qualche giorno dopo la diffusione della notizia relativa alla fontana recante il segno “MB45” (datata il 12.08.2013); del pari, anche la richiesta di registrazione del marchio comunitario (in data 29.11.2013) è asseverata temporalmente dopo l’uscita della canzone di cui si è detto (fine ottobre 2013). Tali dati fattuali - dai tratti coincidenti - non possono ritenersi privi di rilievo né qualificarsi come circostanze puramente occasionali.

3.6   Allo stesso modo, quindi, il marchio deve ritenersi nullo ex art. 19 co. 2 c.p.i.. 

3.7   Resta da esaminare la domanda relativa all’illegittimità del nome a dominio “www.mb45.it”. Considerato l’accertato diritto al preuso del marchio di fatto, del pari illegittima deve considerarsi la registrazione del nome a dominio recante il segno “MB45” da parte del - OMISSIS -del quale deve essere disposta la revoca ex artt. 118 co. 6 e 22 c.p.i..

3.8   Stante il tenore della presente decisione le domande riconvenzionali contrapposte e logicamente e giuridicamente incompatibili con quelle avanzate dall’attore debbono essere rigettate.

3.9     Quanto alla domanda avanzata da parte attrice ex art. 96 c.p.c., essa non può trovare accoglimento, non essendo stata dimostrata la mala fede o colpa grave, da intendersi rispettivamente quale consapevolezza del torto e inescusabile ignoranza della infondatezza della propria domanda; a fondamento di quest’ultima non è possibile porre il rigetto del ricorso proposto antecedentemente dal convenuto ex art. 700 c.p.c.: i procedimenti cautelari sono caratterizzati da una cognizione sommaria da effettuarsi in via d’urgenza in cui si esamina il fumus iuris e non approfonditamente il merito; inoltre, il presente procedimento non è stato intentato dallo stesso ricorrente il quale, sebbene abbia apprestato nel merito una difesa aderente a quella già spiegata nel cautelare, non avrebbe potuto né dovuto privarsi del diritto di difesa.